Zaak: uitleg van��know how na verkoop activa
Verkoper heeft een onderneming dat een wrattenverwijderingsmiddel produceert.��Het middel zit in een speciaal gemaakte spuitbus. Hij verkoopt de activa van de onderneming, waaronder octrooien van het middel en know how over het spuitbusje, aan koper.��Ze spreken af dat de verkoper de know how niet meer mag gebruiken,�����know how meaning all information, data, techniques, procedures, (���) and other secret proprietary knowledge���. De verkoper brengt later zelf een product met een spuitbus op de markt. ��Die spuitbus zit eigenlijk hetzelfde in elkaar als de overgedragen spuitbus. Koper vindt dat er sprake is van inbreuk op de overgedragen know how. De verkoper vindt dat er alleen kennis wordt gebruikt die bij vakgenoten algemeen bekend is. Wat is onder deze omstandigheden de uitleg van know how?
Rechtspraak: alleen geheime know how is beschermd, maar wat betekent��”geheim” eigenlijk?
De rechtbank oordeelt dat de overeenkomsten de term ���know how��� koppelen aan “geheime” informatie. De rechtbank wijst een door koper verdedigde brede interpretatie van het begrip know how (alle overgedragen informatie, data, technieken, procedures) af. Daarbij overweegt de rechtbank dat een ruime uitleg van know how als gevolg heeft dat daaronder ook niet geheime, makkelijk te achterhalen kennis zou vallen. Dat zou er toe leiden dat na afloop van het octrooi, iedereen de kennis zou mogen gebruiken, behalve verkoper. Dat zou volgens de rechter tot een niet gerechtvaardigde inperking van de mogelijkheden van verkoper leiden. Er moet dus worden bepaald of de door de verkoper gebruikte know how ���geheim��� is. De rechtbank benoemt een deskundige. (volledige vonnis van de rechtbank Amsterdam van 2 september 2015)
Lessons learned: extra��maatregelen bij geheime bedrijfsinformatie
Knowhow is een moeilijke kenniscategorie. Het is vaak een origineel idee, soms als verbindingsstuk tussen verschillende onderdelen die wel IE rechtelijk wordt beschermd. Maar toch is het��niet vatbaar voor bescherming met een intellectueel eigendomsrecht zoals auteursrecht, merkenrecht of octrooi. Wat is iemands (eigendoms)recht op informatie als er geen intellectueel eigendomsrecht van toepassing is? Om dat met zekerheid af te dichten zal er een contractueel recht moeten worden overeengekomen.
Overdracht van niet IE beschermde know how zonder specifieke afspraken of richtlijnen is dus complex. De uitleg van zo’n afspraak is voor een rechter die geen specifieke kennis van de branche heeft erg lastig. Als partijen zelf geen duidelijke afspraken over deze moeilijk ���vast te pakken��� maar belangrijke kenniscategorie maken, zal de rechter niet geneigd zijn deze extensief uit te leggen. In dit geval is het wrange dat als de koper niet het woordje geheim had gebruikt, zij op grond van de tekst van de bepaling meer bescherming had gehad.
Deze zaak is een goed voorbeeld hoe makkelijk��een onderwerp��bij een overname��buiten zicht��kan raken. Bij een overname spelen allerlei kwesties door elkaar heen. De prijs en de tegengestelde belangen die verkoper en koper daarbij hebben. De vraag of het over te nemen bedrijf past bij de overnemer. Wat de gevolgen van de overname zijn voor overnemer en overgenomene. Het belang van partijen om snel duidelijkheid te krijgen of de voorgenomen overname doorgaat. In het onderhandelingstumult kan het belang van goed vastleggen van een “klein” onderwerp als bescherming van know how ondergesneeuwd raken. “Geheime know how” mag niet meer worden gebruikt door verkoper. Dat ligt op zich voor de hand, maar hoe moet een buitenstaander begrijpen wat “geheime know how” betekent? Het beeld dat de koper hierbij voor ogen staat mag dan duidelijk zijn, dit moet ook duidelijk worden vastgelegd.
Deze zaak maakt duidelijk dat��kopers van ondernemingen er rekening mee moeten houden dat de verkoper van een bedrijf de dag na verkoop��een��zelfde soort bedrijf begint. Ook als de verkoper heeft aangegeven “toe te zijn aan iets heel nieuws”. Stel dat de��eigenaren��van het bedrijf, met alle know how nog vers in hun hoofd,��morgen met het verkochte bedrijf gaat concurreren. Wat zijn dan de risico’s voor het bedrijf en de nieuwe eigenaren? De rechter overwoog in deze zaak dat het onredelijk zou zijn als de verkoper zou worden beperkt in haar mogelijkheden om gebruik te maken van bepaalde kennis. Maar is dat onredelijk, als zij voor die verplichting een vergoeding heeft gekregen? Koper had, naast wat meer aandacht voor de know how bescherming, meer tekst over de plannen van verkoper na verkoop van het bedrijf kunnen opnemen.